OIL STATES ENERGY SERVICES, LLC v. GREENE'S ENERGY GROUP, LLC. ET AL.

미국시간으로 2018.4.24, 미국특허청의 IPR 무효소송이 합헌이라는 미국대법원 판결(OIL STATES ENERGY SERVICES, LLC v. GREENE’S ENERGY GROUP, LLC, ET AL.)이 나왔다. 사실 개인적으로는 합헌판결이 나오지 않을까 하고 예상하고 있었다. ㅎㅎ 이유는 2016.6.21에 있었던 연방순회항소법원의 판결(IMMERSION CORP. v. HTC CORP., HTC AMERICA, INC.) 때문이다. 35 U.S.C. 120은 continuation application에 대해 규정하고 있는데, “if filed before the patenting or abandonment of or termination of proceedings on the first application”라는 조건을 달고 있다. 연방순회항소법원 사건은 “before the patenting … the first application”이라는 법문을 고려할 시 “모출원의 등록일”에 진행된 계속출원 중 “모출원이 등록된 시점” 이후에 출원된 계속출원이 유효한 것인가가 쟁점이었다. 만일 무효라고 한다면 수십년 동안 진행되어 등록된 수많은 계속출원이 무효가 되는 것이어서 큰 파장이 일어날 수 있는 것이었다. 개인적으로는 법문에서 명백하게 “before the patenting … the first application”이라고 되어 있는데 어떻게 무효가 아닐 수 있을까라고 생각했는데, 연방순회항소법원(CAFC)은 “이전(before)”에 출원되었는지 여부를 판단함에 있어서 법문이 시간단위로서 “하루”를 이용하도록 할 수 있었음에도 불구하고 그러하지 않았다는 이유로, 모출원의 등록일에 출원된 계속출원은 모출원의 등록시간과 무관하게 모두 유효하다고 판시했다([t]he statutory language does not compel, though it certainly could support, adoption of a day as the unit of time for deciding if filing is “before” patenting). 그런데 법문이 시간단위로서 “하루”를 이용하도록 할 수 있었음에도 불구하고 그러하지 않았으면 “하루”가 아니라 “시”를 기준으로 해야 하는 것 아닐까? 물론 그 동안 모출원의 등록일에 이루어진 수많은 계속출원의 유효성을 인정함으로써 커다란 후폭풍을 방지하고 안정성을 도모했다는 점에서 적절한 판결이고 나 또한 심정적으로 이를 지지하지만, 아무튼 법원의 판결이라는 것이 단순히 법문에 얽매이지 않고 정책적(?)인 고려를 많이 한다는 느낌을 받았다. 이러한 이유로 이번 IPR 무효소송의 합헌여부에 대한 대법원 판결 역시 여러 사정을 고려하면 합헌이라는 정책적(?) 판결이 나오지 않을까 생각했었다. 이번 Oil States Energy Services 사건에서, Oil States는 특허는 private property이므로 특허를 무효화하는 것은 행정처분인 IPR을 통해서가 아니라 배심원에 의해 법원에서 심리를 받아서 결정되어야 한다고 주장했는데(actions to revoke a patent must be tried in an Article III court before a jury), 대법원은 특허는 private property이지만 특허를 허여하는 것은 public right와 관련된 문제이고([t]he decision to grant a patent is a matter involving public rights), IPR은 특허 허여와 기본적으로 동일한 것이므로([i]nter partes review involves the same basic matter as the grant of a patent), 문제 없다고 판결했다. 다른 이야기들도 써 있는데, 눈에 잘 들어오지 않는다. ^^; 뭐, 미국의 대법관이라면 어떤 결정에 대해서든 수긍할 수 있는 논리를 만들어낼 (좋은 의미의) 능력이 있는 사람들이고, 따라서 합헌이라는 정책적(?) 판결이 나올 수 있을 것이라고 생각해왔다. 아무튼 개인적으로는 이 판결을 지지한다, 내 지지여부가 무슨 의미가 있겠냐만. ㅋ 결론을 말하자면, 지난번 Cuozzo 판결과 마찬가지로, 지금까지 해왔던 대로 일 하면 된다는 판결이다. 이 판결로 바뀌는 건 아무것도 없다.